商標権侵害の警告書が送られてきた時に最初にチェックしたいポイント3つ

突然、商標権侵害の警告書が送られてきたら、驚いてしまって対処に困るというのが本音ではないでしょうか。胸は心配で高鳴り、ただでさえ忙しい中で余計な心配が増えることに暗い気持ちになるでしょう。

ここでは、商標権侵害の警告書が送られてきたときに最初にチェックしたいポイントを三つ挙げてみました。

１．代理人名義かどうかを確認
２．相談できる弁理士・弁護士がいるのか確認
３．根拠がしっかりしているのか確認
まとめ

１．代理人名義かどうかを確認

警告書の送り主としてはだいたい２パターンあり、商標権者本人が送ってくるパターンと、弁理士や弁護士といった代理人が送ってくるパターンがございます。

このうち、弁理士や弁護士といった代理人名義で送ってくるパターンに関しては、真剣に取り合った方がよいです。なぜなら、弁理士や弁護士に警告書作成を依頼するには少なからず費用がかかりますので、相手側としても本気で警告してきていることがわかるためです。

一方、本人名義のケースですと、決して知的財産権の専門家からの警告書というわけではないので、いろいろなボロが出てくる可能性がありますし、単なる冷やかしにすぎないようなものさえあります。

２．相談できる弁理士・弁護士がいるのか確認

次に、相談相手となる弁理士や弁護士がいるか確認しましょう。

商標権侵害の警告書という法律文書の解釈にあたっては、商標の専門家のアドバイスが必要不可欠です。本当は根拠がないのに相手の言いなりになって使用料を支払うようなことになったら困りますものね。

弁理士・弁護士選びの際のアドバイスとしては、弁理士の場合は商標専門もしくは商標業務に長けた方、弁護士の場合は知的財産権を取り扱っておられる方に相談すべきということです。特許専門弁理士や、知的財産権を普段取り扱っていない弁護士ですと、経験が少ないので貴社の不利益になるような対応をしてしまいかねません。そのくらい、専門性の高い分野です。

３．根拠がしっかりしているのか確認

弁理士・弁護士に相談すれば明らかになることではありますが、商標権侵害の根拠がしっかりしているのかは最重要確認事項です。一例をあげるだけでも、

・根拠となる登録商標は実際に存在するのか

・根拠となる登録商標は有効なものなのか

・貴社が使用している商標は根拠となる登録商標と同一・類似のものなのか

・貴社が使用している商品やサービスは、根拠となる登録商標の指定商品・役務と同一・類似のものなのか

…などなど、チェックポイントは挙げたらキリがないほどあります。このへんをしっかり調べる前に相手のいいなりになってしまったり、下手に対応してしまうことのないようにしましょう。

まとめ

このように、商標権侵害の警告書といっても穴があることも多く、商標専門弁理士等の戦略を活かせばいい方向に解決していくことができます。警告書が来たからって言いなりにならずに、まずは一度商標専門弁理士や知的財産権に強い弁護士に相談してみましょう。

もちろん、弊所では誠心誠意ご相談に乗った上で、貴社にとってのベネフィットを最大限にできるような方策をご提案いたします！

この記事を書いた人
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弁理士　高橋　伸也

所長弁理士：フルブルーム国際商標事務所

早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。